Conflito entre Nome Empresarial e Marca

Apesar de a lei proibir o registro de marca no que se refere a "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros" (art. 124, V da Lei 9.279/96), como também proíbe que se use, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 195, V da Lei 9.279/96), ainda sim podemos encontrar conflitos relativos à confusão de determinado Nome Empresarial com determinada Marca, porém, destacamos deste logo que tal conflito se trata de um mero conflito aparente.

Primeiramente antes de destacar os aspectos relativos ao conflito aparente entre Nome Empresarial e Marca se faz necessário definir tais institutos do Direito para melhor adentramos na seara do assunto.

O Nome Empresarial consiste na designação do empresário, ou seja, aquele que o Código Civil define como empresário em seu artigo 966 “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”, podendo ser uma pessoa física, que no caso é um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, que no caso é uma sociedade empresária personificada. Enquanto que, a Marca designa o produto ou serviço que o empresário coloca à disposição de sua clientela. Fato este que também é afirmado por Gladston Mamede em sua obra:

É fundamental não confundir nome empresarial (ou nome comercial) com marca, pois são diferentes: o nome empresarial é a identificação da empresa (empresário individual ou sociedade empresária) e a marca é a identificação de um produto (bens ou serviços). O nome empresarial protege-se pela inscrição do empresário ou registro de sociedade empresária na Junta Comercial (o Registro Mercantil ou Registro Empresarial); a marca protege-se pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).[1]

O Conflito

O conflito aparente se instaura na medida em que há a possibilidade de elementos do Nome Empresarial e da Marca causarem confusão ao consumidor e por consequência natural da confusão ocorra à captação ilícita de clientela entre os empresários envolvidos no conflito.

A exclusividade do uso de determinado nome empresarial ou de marca não se justifica somente pela efetiva proteção do consumidor, mas sim pela proteção do crédito que determinado empresário possui na praça, ou ao abalo no prestigio que o mesmo possui perante seus fornecedores, ou seja, possui dupla proteção uma de viés econômico e outra de proteção aos direitos do consumidor.

Instaurado o conflito aparente entre nome empresarial e marca, antes de soluciona-los mediantes critérios específicos, devemos analisar primeiramente os sistemas de proteção do nome empresarial e da marca.

Sistemas de Proteção

Os sistemas protetivos da marca e do nome empresarial são sistemas distintos, sendo o nome empresarial protegido pelo sistema de Registro de Empresas, sistema este regulados pelo Código Civil nos artigos 1.155 e seguintes, pela Lei 8.934/94 e pelo Decreto 1.800/96.

Segundo este sistema de proteção ao nome empresarial, a sua exclusividade é obtida da seguinte forma:

1 – Mediante arquivamento da declaração de empresário individual, ou do ato constitutivo da sociedade empresarial ou de alterações sociais que implique na modifique o nome empresarial;

2 – Tal exclusividade se limita ao Estado da Junta Comercial que procedeu ao registro, ressalvado eventual possibilidade de ampliação tudo conforme artigo 1.166 do Código Civil e o artigo 61, §1º do Decreto 1.800/96:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

3 – O direito de utilização do nome empresarial vigora por prazo indeterminado;

4 – Até o presente momento não existe proteção legislativa em relação à exclusividade do nome empresarial no campo econômico em que o empresário exerce sua atividade empresarial.

As marcas são protegidas pelo sistema de Registro de Propriedade Intelectual, sistema esse regido pela Lei 9.279/95[2], a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e tal proteção é obtida da seguinte forma:

1 – Em princípio a proteção da marca é obtida com o respectivo registro no INPI;

2 – Quanto à proteção da marca, não há limitação territorial quanto aos Estados, pois o registro no INPI abrange todo o território nacional, sendo este um dos principais diferenciais em relação à proteção do nome empresarial.

3 – a exclusividade da marca se dá somente em relação à classe em que a mesma foi inserida no seu respectivo registro, que deve corresponder à classe do ramo de atividade do titular da marca, vale destacar que em determinadas situações há proteção da marca em todas as classes, o que no Direito Brasileiro é considerado como uma ressalva.

4 – A exclusividade de utilização da marca extingue-se em dez anos, podendo tal prazo ser prorrogado por solicitação do interessado.

As diferenças presentes nestes dois sistemas estabelecem critérios para assim, por fim ao conflito aparente.

Critérios utilizados para resolução do conflito

Os critérios utilizados para resolução de tal conflito aparente baseiam-se na jurisprudência formada em relação a tal assunto, na qual tem prestigiado a proteção à marca, em detrimento do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior, exigindo-se, contudo, que o titular da marca e do nome empresarial operem no mesmo ramo comercial fato este afirmado por Fábio Ulhoa Coelho:

[...] a jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca e do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos).[3]

Fato este que é destacado em nossa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NOME COMERCIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. PROTEÇÃO. A proteção conferida ao nome comercial, em razão do registro, exaure-se nos limites do Estado da Federação a que pertença à Junta Comercial, diferentemente do que se da com a concedida a marca, nacional. Colidente nome empresarial e marca, a jurisprudência tem prestigiado, em princípio, a tutela dessa, desde que os titulares operem no mesmo segmento de mercado. Doutrina. Apelação desprovida (TJRS, Ap. Cív. n. 598004901, Rel. Des. Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, j. em 1º-7-1998).

[...] O registro da marca junto ao órgão federal competente – Instituto Nacional de Propriedade Industrial –, prevalece sobre o registro do nome comercial na Junta de Comércio, segundo entendimento acolhido por esta Corte de Justiça (TJSC, Ap. Cív. n. 2004.008122-7 e n. 2004.008121-9, de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, DJe de 15-10-2009). (Grifo Nosso)

Porém, a principal solução de tal conflito baseia-se em dois critérios, o da especificidade (especialidade) e o da territorialidade.

Desta forma caso marcas e nomes empresariais apresentem semelhança, não serão passiveis de exclusão mútua, pois as mesmas não causa possibilidade de confusão se seus respectivos titulares atuarem em ramos econômicos distintos, ou âmbitos territoriais de autuação diferenciados.

Caso tal conflito aparente não seja solucionado com a aplicação dos dois critérios anteriormente citados, cabe de forma subsidiariamente aplicar o princípio da anterioridade para se alcançar a solução.

Por fim, concluímos que marca e nome empresarial não se confundem. Porém, podem conflitar os elementos que compõem as mesmas, cabendo assim à aplicação dos critérios da especificidade e da territorialidade, caso tais critérios não resolvam tal conflito aparente, cabe aplicar subsidiariamente o princípio da anterioridade.

Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nome comercial Colidência de expressão na composição Proteção que deriva precipitadamente da anterioridade da constituição da pessoa jurídica Irrelevância da precedência de registro de marca de serviço no INPI. Recurso não provido. (Apelação Cível nº 229.270-1 Santos, 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Erbetta Filho, me 10/10/95).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Apelação. Marca e nome comercial designados por expressões semelhantes. Áreas análogas de atuação comercial dos respectivos titulares. O nome comercial deve prevalecer sobre a marca, se o seu registro na Junta Comercial anteceder o da marca no INPI. Recurso não provido” (Apelação nº 994.04.046088-1 São Paulo, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un., Rel. Piva Rodrigues, em 5/10/10). (Grifo Nosso)

Quando se tratar de marca de alto renome segundo o Artigo 125 da Lei 9.279/96 é assegurada a sua proteção em âmbito nacional, desta feita prevalece à marca não importando o ramo de atuação do titular do nome empresarial conflitante. Nesse caso, a notoriedade da marca traz consigo uma boa reputação e um prestígio, que não podem ser desprestigiada.